EPC54条(3)の規定と自己衝突について その1(後願出願人の立場)

前回のブログにも書きましたが、日本の拡大先願(特許法29条の2)の規定では、同一出願人又は同一発明者には適用がないことになっているのに対して、EPOにおける同様の規定(新規性違反:EPC54条(3))では、同一出願人等の場合でも適用があります。

この規定についての後願出願人の立場での留意点を以下に述べます。なお、後述しますが、中国についてはEPOと同様であるどころか、さらに厳しい規定となっています。

日本では、出願人等が異なる場合には、先願明細書に記載の発明と後願に係る発明の同一性が問題になります。日本では、これらの発明に相違点があったとしても、その相違点が、周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではない場合、発明が同一であるとされ、後願は拒絶されてしまいます。この「周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではない場合」というのは、なかなか曲者で、審査官によっても審査にバラツキがあるように感じています。したがって、後願の出願人は、拡大先願の拒絶理由を解消することに苦戦することがあります。

それに対して、欧州では、後願に係る発明が、先願明細書に記載の発明に対して新規性を有していればよいとされています。

すなわち、先願明細書に記載の発明と後願に係る発明との間に相違点さえあればよいので、その相違点が周知技術であったとしても、後願は特許を受けることができることになります。 出願人が異なる場合には、先願に記載されていない構成が 後願に一切含まれていないということは殆どないので、 通常、後願の出願人は、先願に記載されていない構成を、後願の独立請求項に補正で加えることによって、比較的容易にこの拒絶理由を解消できます。

ただし、欧州で留意すべきなのが、先願と後願の出願人が同一の場合です。

例えば、先願で樹脂組成物の組成についての発明を出願した後、後願で樹脂組成物の物性のパラメータ等を特定した発明を出願しようとした場合に、未公開の先願の実施例を、後願に記載したくなることが多々あります。しかし、その先願と後願に同じ実施例が記載されており、かつ(後願の独立請求項がその実施例をカバーして)いると、後願が新規性違反と判断されてしまいます。

したがって、先願の公開前に関連発明を出願しようと考えた場合には、欧州での自己衝突について対策をとる必要があります。

この自己衝突の規定は、米国では、ターミナルディスクレイマーを用いることで問題が生じなくなりますし、韓国では日本と同様であるため問題は生じません。

一方で、中国は、欧州と同様に出願人等が同一であっても適用があるため、自己衝突の問題が生じます。また、中国では、日本と同様に、先願と後願の発明に相違点があったとしても、その相違点が周知技術等である場合には、後願は拒絶されてしまいます。そして、上記のような先願と後願の実施例の少なくとも一部が同一である場合には、後願は拒絶されてしまいます。

したがって、出願人が同一の場合において、後願の立場に立ってみると、中国での拒絶解消が最も難しいと思われます。 なお、先願と後願において、出願人が異なる場合には、後願発明に対して先願発明が進歩性(非自明性)を有している必要がある米国での拒絶解消が最も難しいと思われます。

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